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Marcas

2.1 ¿Qué es una marca?

La marca es un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo cuya función principal es distinguir e individualizar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de sus competidores. Cumple además una importante función publicitaria y de consolidación de la reputación.

2.2 ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de registrar una marca en España?

  • Que la marca está libre para ser usada;
  • Que la marca está libre para ser registrada; y
  • Que la marca no tiene connotaciones negativas, es decir, es comercialmente adecuada.

Antes de la comercialización es conveniente verificar que no existe una marca idéntica o similar previamente registrada para distinguir productos idénticos o similares a los nuestros, ya que ello podría impedirnos el uso del signo en ese territorio.

Una vez comprobado que no se están violando derechos anteriores de terceros, se pueden considerar las distintas vías para conseguir el registro con el fin de asegurar derechos exclusivos y poder así impedir que otras empresas utilicen la marca. Para la obtención del registro también será necesario comprobar que la marca no es genérica, engañosa, descriptiva o contraria al orden público.

2.3 ¿Qué vías existen en España para registrar una marca?

2.4 ¿Cómo se obtiene una marca nacional?

Mediante su solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La tramitación de la solicitud puede durar entre 8 y 15 meses aproximadamente.

Las marcas nacionales pueden estar constituidas por palabras, nombres y apellidos, firmas, cifras y sus combinaciones, eslóganes, dibujos, signos sonoros, colores y formas tridimensionales, incluidos envases y envoltorios.

2.5 ¿Qué comprobaciones realiza la OEPM cuando recibe la solicitud?

La OEPM se limita a examinar de oficio si la marca incurre en alguna de las prohibiciones absolutas de registro (principalmente, que el signo no sea genérico, engañoso, descriptivo o contrario al orden público), pero no lleva a cabo un examen de prohibiciones relativas, es decir, la existencia de marcas idénticas o similares registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares, respecto a los que pueda existir un riesgo de confusión. Dichas prohibiciones relativas sólo serán examinadas cuando los titulares de signos prioritarios presenten la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada.

En resumen, la OEPM no denegará de oficio aquellas marcas que incurran en las citadas prohibiciones relativas, pero realizará una búsqueda informática a fin de comunicar su solicitud, a efectos informativos, a los titulares de signos anteriores idénticos o parecidos que pudieran tener interés en oponerse a aquéllas.

2.6 ¿Cuál es el plazo de protección de una marca nacional?

El registro de marca se concede por 10 años, prorrogables ilimitadamente por períodos de idéntica duración. No obstante, el registro podrá caducar si la marca no es renovada, si no es objeto de uso real y efectivo durante un plazo ininterrumpido de 5 años, o el signo deviene genérico o engañoso para los productos o servicios que distingue.

2.7 ¿Qué es una marca internacional?

La marca internacional se encuentra ligada al denominado “Sistema Internacional”, integrado por el Arreglo de Madrid de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 1989, tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), con sede en Ginebra.

Aunque se hable de marcas internacionales no lo son en sentido estricto: el sistema internacional unifica los trámites administrativos ante una misma oficina nacional y permite obtener una pluralidad de registros nacionales, pero no ofrece una protección global en todo el mundo.

2.8 ¿Cómo se obtiene una marca internacional?

En su solicitud, el solicitante deberá designar aquellos países donde desea obtener protección de entre los que hayan ratificado el Arreglo o el Protocolo.

Posteriormente, la OMPI notificará a las oficinas nacionales de los países designados y, si en el plazo de un año (en el caso del Arreglo) o de 18 meses (en el caso del Protocolo) dichas Oficinas no se oponen al registro basándose en su derecho nacional, la marca internacional será registrada.

El español es idioma de tramitación de las solicitudes de marcas en el Sistema Internacional desde el 1 de abril de 2004.

La tramitación de la solicitud puede durar entre 12 y 20 meses aproximadamente.

2.9 ¿Quién puede solicitar una marca internacional?

Sólo están legitimadas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan un vínculo con un Estado parte en uno o ambos tratados (por su nacionalidad, domicilio o establecimiento real y efectivo), pudiendo, mediante una solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en todos o en algunos de los países de la Unión de Madrid.

2.10 ¿Qué es una marca de la Unión Europea2?

La marca de la Unión Europea confiere a su titular el derecho de impedir a terceros el uso no consentido de la marca en todo el territorio de la Unión Europea, así como el de signos idénticos o similares que pudieran generar un riesgo de confusión entre los consumidores.

De este modo, el empresario que desee comercializar sus productos o prestar sus servicios en Europa no tendrá que presentar una solicitud en cada uno de los Estados Miembros de la Unión, sino que podrá obtener un único registro comunitario que le otorga automáticamente derechos exclusivos en todos ellos.

Otra gran ventaja de la marca de la Unión Europea es que no se exige prueba de su uso para la obtención del registro, siendo el uso de la marca en un solo país de la Unión Europea suficiente para mantener la validez de la misma.

La marca de la Unión Europea no sustituye los derechos de marcas de los Estados miembros. Los sistemas nacional, internacional y comunitario pueden coexistir y, en algunos casos, complementarse.

Las cuestiones sobre violación de marca de la Unión Europea corresponden a los Tribunales nacionales de Marca de la Unión Europea designados por cada Estado.

2.11 ¿Quién puede solicitar una marca de la Unión Europea?

Todas aquellas personas que tengan domicilio o establecimiento en la Unión Europea o en un país signatario del Convenio de París o que tengan su domicilio en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio.

2.12 ¿Cómo se obtiene una marca de la Unión Europea?

La marca de la Unión Europea es administrada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante (España). Las solicitudes de marca de la Unión Europea pueden presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea, si bien el solicitante debe designar, en todo caso, un segundo idioma de entre los cinco oficiales de la EUIPO (alemán, español, inglés, italiano y francés), el cual podrá convertirse en el idioma del procedimiento en el caso de oposiciones o acciones de caducidad o nulidad.

La tramitación de la solicitud puede durar 7 meses aproximadamente si no ha habido oposiciones.

2.13 ¿Qué comprobaciones realiza la EUIPO cuando recibe la solicitud?

La EUIPO sólo examina las marcas con base en los llamados motivos de denegación absolutos (es decir, verifica principalmente que la marca no es descriptiva, genérica o engañosa en cualquiera de los países de la Unión Europea).

Sin embargo, no examina las solicitudes de oficio atendiendo a los motivos de denegación relativos, es decir, no deniega el registro porque existan marcas registradas anteriormente en la Unión Europea, sino que serán los titulares de esos registros quienes deberán oponerse a dichos registros ante la EUIPO.

2.14 Marca de la Unión Europea… ¿e internacional?

La adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid permite vincular la tramitación de una solicitud de marca de la Unión Europea con el sistema internacional de registro. De esta forma, cualquier persona radicada en un Estado de la Unión Europea puede solicitar ante la EUIPO la protección de sus marcas no solo como marca de la Unión Europea sino también como marca internacional en los Estados miembros del Protocolo.

2.15 ¿Cuál es el plazo de protección de una marca de la Unión Europea?

10 años prorrogables por plazos idénticos, estando dicha renovación sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2.16 ¿Qué ha supuesto la reforma del sistema de marcas en la UE?

Tras la entrada en vigor del Reglamento nº 2015/2424 el 1 de octubre de 2017, la marca comunitaria pasó a denominarse marca de la Unión Europea y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) modificó su nombre por Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés).

Algunos de los cambios más relevantes introducidos por el Reglamento son los siguientes:

  • La solicitud de marca de la UE solo podrá presentarse ante la EUIPO, y no ante las oficinas nacionales de los distintos Estados Miembros.
  • Se elimina el requisito de la representación gráfica de la marca.
  • Se establece una tasa específica para cada clase designada.
  • Se adoptan criterios uniformes de especificación de los productos y servicios designados por la marca.

2    Antes denominada Marca Comunitaria.